Sistema declarativo de proteção de registros de marcas e patentes: prioridade do primeiro usuário

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Sistema declarativo de proteção de registros de marcas e patentes: prioridade do primeiro usuário

O Superior Tribunal de Justiça considera que vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso. Jurisprudência em Teses – Edição nº 24[1].

Este posicionamento pode ser notado no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NO ART. 485, IV e V, DO CPC. MARCA NOTÓRIA “VIGOR”. REGISTRO DEFERIDO PARA FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CEREAIS (Da Classe 29.30). AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA JULGADA PROCEDENTE NA JUSTIÇA ESTADUAL, A QUAL TRANSITOU EM JULGADO COM JULGAMENTO PROFERIDO PELO STJ. ANULATÓRIA DE INDEFERIMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO JULGADA PROCEDENTE, POSTERIORMENTE, PELA JUSTIÇA FEDERAL, AUTORIZANDO O REGISTRO DA MARCA “VIGOR” PARA O PRODUTO ARROZ. OFENSA À COISA JULGADA CARACTERIZADA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

  1. A coisa julgada, a ser enfrentada na ação rescisória, privilegia antes a “res in iudicium deducta”, ligada diretamente à relação de direito material e, portanto, ao mérito, integrante da essencialidade da Ação Rescisória (CPC, art. 485, caput, 1ª parte), vindo em segundo plano a correlação das partes em torno da lide posta em juízo. Quer dizer: a legitimidade de parte perde relevo diante do mérito – isto é, aquilo para cujo julgamento existe o processo judicial.
  2. No caso, a ausência do INPI como parte no primeiro processo, ação de abstenção de uso de marca, por si só, não autoriza dizer que o resultado do julgamento não possa adquirir “autoridade de coisa julgada”, pois que o cotejo das sentenças proferidas, respectivamente, nas Justiças Estadual e Federal demonstra o contrário, na medida em que o ponto controvertido das lides de Bagé e do Rio de Janeiro gira em torno da expressão “VIGOR” com vistas a identificar o mesmo produto alimentício – arroz – fabricado pela ora recorrida, ao fundamento de distinção de classes.
  3. Vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez efetivo e concreto uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso. Pelo princípio da especialidade, em decorrência do registro no INPI, o direito de exclusividade ao uso da marca é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo esta exclusividade produtos outros não similares, enquadrados em outras classes, excetuadas, contudo, as hipóteses de marcas notórias, justamente o que se verifica no caso em análise, em que a marca VIGOR pertence, há dezenas de anos, à ora Recorrente e é efetivamente usada com ampla notoriedade.
  4. Na hipótese, o registro da marca “VIGOR” como “notória” foi concedido à empresa ora recorrente, atraindo a interpretação do caput do art. 67 da Lei n. 5.772/71, vigente à época: “A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca.”
  5. Portanto, em se tratando de “marca notória” (art. 67, caput, da Lei n. 5.772/71, atual marca “de alto renome”, em consonância com o art. 125 da Lei nº 9.279/96), como tal declarada pelo INPI, não se perscrutará acerca de classes no âmbito do embate marcário, porque desfruta tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens.
  6. No caso, a indicação de ofensa à coisa julgada deve ser aferida considerando não apenas o sentido literal dos arts. 301, § 1º, e 472 do CPC, mas, principalmente, o seu sentido teleológico, analisados em conjunto e de forma sistemática com os arts. 59 e 67 da Lei n. 5.772/71, vigentes ao tempo do ajuizamento da ação de abstenção do uso de marca na Comarca de Bagé/RS.
  7. O entendimento do Acórdão rescindendo no sentido da possibilidade da convivência das marcas em confronto não se mostra compatível com o sistema legislativo pátrio, seja na vigência do art. 59 da Lei n. 5.772/71, seja na vigência da Lei n. 9.279/96, cujo art. 125 assegura à marca registrada no Brasil considerada de alto renome – expressão que substituiu a marca notória da lei anterior – proteção especial, em todos os ramos de atividade.
  8. Desse modo, embora a lide submetida à apreciação da Justiça Federal não seja idêntica à ajuizada na Justiça Estadual, a sua solução, por questão de lógica jurídica, está subordinada à primeira. E, sob esse prisma, não se afigura razoável que não podendo a CORADINI usar e reproduzir o nome “VIGOR” – como proibição decorrente do julgamento proferido por este Superior Tribunal de Justiça – seja-lhe autorizado o registro da marca para o seguimento específico do gênero alimentício arroz.
  9. Irrelevante a circunstância de haver nos dois processos a vinculação subjetiva à coisa julgada de outras partes, sobretudo quando estas não serão prejudicadas pela rescisão do Acórdão rescindendo. É o que se verifica em relação ao INPI, que é apenas o depositário do registro da marca, e não o seu titular, uma vez que não aufere, nem mesmo indiretamente, qualquer resultado com a exploração econômica da marca.
  10. Ademais, no caso, não se vislumbra de que forma o entendimento adotado pelo Acórdão recorrido venha a beneficiar o mercado, uma vez que possibilita, inclusive, a existência de confusão por parte do consumidor, levado a crer, diante da identidade dos sinais, que tanto um como outro produto provenham de uma mesma origem.
  11. Recurso Especial provido, julgando-se procedente a Ação Rescisória.

(REsp 1353531/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 20/03/2014)

[1] O Superior Tribunal de Justiça entende que a legislação brasileira observa o sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca, considerando-o como elemento constitutivo do direito de propriedade (art. 129 da LPI). Porém, a Corte reconhece que também há previsão de um sistema de contrapesos. Nesse sentido, existem situações que originam direito de preferência à obtenção do registro, lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário. Jurisprudência em Teses – Edição nº 24

Antonio Evangelista de Souza Netto
Juiz de Direito Titular de Entrância Final do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Doutor e mestre em Direito pela PUC/SP. Pós-doutorando em Direito pela Universidade de Salamanca - Espanha. Pós-doutorando em Direito pela Universitá degli Studi di Messina - Itália. Coordenador do Núcleo de EAD da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - EMAP.

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