Exclusividade das marcas fracas ou evocativas
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça marcas fracas ou evocativas, constituídas por expressões comuns ou genéricas, não possuem o atributo da exclusividade podendo conviver com outras semelhantes. Jurisprudência em Teses – Edição nº 24.
Esta orientação consta dos seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO. EXPRESSÕES DE USO COMUM E ESTREITA RELAÇÃO COM O PRODUTO. "BEBE DODÓI". "DODÓI DA MAMÃE". MARCA EVOCATIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE.
- Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes.
- Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 410.559/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÕES ORDINÁRIAS. MARCA "RACIONAL". REGISTRO EXTINTO. PRAZO DE VIGÊNCIA EXPIRADO. REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO. EFEITOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO ALEGADA. NOMES COMERCIAIS "RACIONAL ENGENHARIA LTDA." E "RACIONAL INDÚSTRIA DE PRÉ-FABRICADOS LTDA.". CONFUSÃO NÃO COMPROVADA. COINCIDÊNCIA DE UM ÚNICO VOCÁBULO. PALAVRA DE USO COMUM. PROTEÇÃO NA CIRCUNSCRIÇÃO DA UNIDADE FEDERATIVA DE COMPETÊNCIA DA JUNTA COMERCIAL (ART. 1.166 DO CC/2002). SÚMULAS N. 7 DO STJ E 284 DO STF.
- Extinto o registro da marca em decorrência do fim do prazo de sua vigência, em 2002 (art. 142, I, da Lei n. 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial), o titular de tal marca perde seus direitos. No presente caso, não há como reexaminar os elementos fático-probatórios com o propósito de aferir se a recorrente obteve sucesso administrativamente na prorrogação do registro da marca "RACIONAL". Como o Tribunal não se manifestou sobre esses documentos no julgamento dos embargos de declaração, caberia à recorrente invocar violação do art. 535 do CPC/1973, o que não fez. Incidência das vedações contidas nas Súmulas n. 7 do STJ e, por analogia, 284 do STF.
- Recurso especial que não menciona nenhum dispositivo legal - supostamente contrariado - que disponha sobre a alegação da recorrente de ser "intuitivo" que o registro da marca permanece válido durante o trâmite do respectivo pedido de prorrogação. A norma do art. 142, I, da Lei n. 9.279/1996, além de ter sido mencionada de passagem, apenas estabelece uma das hipóteses de extinção do registro. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
- Caso em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu que os nomes comerciais das empresas litigantes, "Racional Engenharia Ltda." e "Racional Indústria de Pré-Fabricados Ltda.", não geram confusão entre os clientes, destacando que tais pessoas jurídicas (i) encontram-se sediadas, respectivamente, em São Paulo - SP e em Curitiba - PR, (ii) coexistem desde 1989 e (iii) possuem atividades diversas, embora relacionadas à construção civil. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
- Ausente na sentença e no acórdão recorrido a indicação de fatos ou de atos praticados pela recorrida que impliquem concorrência desleal e efetivo desvio de clientela, acrescento que eventual e pontual equívoco por parte de terceiro constitui erro grosseiro, sobretudo porque os nomes da autora e da ré são muito diferentes, havendo coincidência de um único vocábulo, de uso comum, e foram constituídas em diversas unidades da federação. Ademais, no nome comercial da ré consta a específica área de atuação no mercado de "pré-fabricados", o que facilmente a distingue da abrangente atuação da autora no mercado da construção civil.
- "A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais" (REsp n. 1.184.867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 6/6/2014). No presente caso, não consta que o ato constitutivo da autora foi arquivado em diferentes entes federativos nem há notícia de que tenha sido requerida proteção nacionalmente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
- Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
(REsp 1154627/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019)QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. MARCA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA FRACA. POSSIBILIDADE DE CONVÍVIO NO MERCADO DE CONSUMO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
- Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
- É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes (AgInt no REsp n. 1.281.282/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 29/6/2018).
- No caso, o acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que a redução da expressão SISTEMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA a uma sigla - SINAF - não configura inovação capaz de conferir distinguibilidade ao termo, concluindo pela possibilidade de convívio entre as marcas no mercado em que atuam.
- Logo, partindo-se da moldura fática delineada pelo Tribunal de origem, a linha argumentativa apresentada mostra-se incapaz de revelar o malferimento da lei federal tida por violada, sendo certo, ainda, que a pretensão recursal, a qual desafia frontalmente as conclusões do acórdão recorrido, esbarra nos rigores contidos na Súmula nº 7 do STJ.
- Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.
- Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no AREsp 1253041/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)
Considerações gerais
A propriedade industrial, regulada basicamente pela lei nº 9.279/1996, é um dos ramos da propriedade intelectual.
A propriedade intelectual é composta pelos estudos dos direitos autorais e da propriedade industrial.
O Direito Autoral compreende, basicamente: as obras literárias, artísticas e científicas (Lei 9.610/98) e os programas de computador ou software (Lei 9.609/98).
A propriedade industrial compreende, basicamente: as patentes (de invenção e modelo de utilidade) e os registros (de marca e de desenho industrial).
Registro de marcas
O registro de marcas está disciplinado nos artigos 122 e seguintes da lei n. 9279/96 (LPI).
Espécies de marcas
a) Marca de produto ou serviço
É a marca usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa (art. 123, I, da LPI)
b) Marca de certificação
É a marca usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (art. 123, II, da LPI)
c) Marca coletiva
É a marca usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade (art. 123, III, da LPI).
d) Marca de alto renome
Marca de alto renome é a marca registrada no Brasil com proteção especial, em todos os ramos de atividade (art. 125 da LPI)
Representa uma exceção ao princípio da especialidade.
e) Marca notoriamente conhecida
A marca notoriamente conhecida é a aquela que goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil (art. 126 da LPI).
Representa uma exceção ao princípio da territorialidade.
Signos não registráveis como marca
O art. 124 da LPI aponta inúmeras hipóteses de signos não registráveis como marca.
Entre outros, não são registráveis como marca:
a) brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;
b) letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
c) expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;
d) designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;
e) reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.
Prazo de vigência do registro de marca
O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.
O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.
Caso o pedido de prorrogação não tenha sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.
Perda dos direitos
Nos termos do art. 142 da LPI, o registro de marca extingue-se:
a) pela expiração do prazo de vigência;
b) pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
c) pela caducidade.
Também haverá extinção se não houver observância do art. 217 da LPI.
O mencionado artigo prevê que a pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.
No que se refere à caducidade, o art. 143 da LPI, indica que caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil.
No mesmo sentido, haverá caducidade se o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
Ação de nulidade
O registro de marca será considerado nulo se for concedido em desacordo com parâmetros indicados na LPI.
Nos termos do art. 173 da LPI, a ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.
Conforme indicado no art. 174 da LPI, prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.
Sobre este tema, merecem destaque os seguintes enunciados das jornadas de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal:
Enunciado número 1. Decisão judicial que considera ser o nome empresarial violador do direito de marca não implica a anulação do respectivo registro no órgão próprio nem lhe retira os efeitos, preservado o direito de o empresário alterá-lo.
Enunciado número 2. A vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada restritivamente e em consonância com o art. 1.166 do Código Civil.
Enunciado número 60. Os acordos e negócios de abstenção de uso de marcas entre sociedades empresárias não são oponíveis em face do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, sem prejuízo de os litigantes obterem tutela jurisdicional de abstenção entre eles na Justiça Estadual.
Enunciado número 107 – O fato gerador do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/96 não engloba a hipótese de mora administrativa havida em concausa ou perpetrada pelo depositante do pedido de patente, desde que demonstrada conduta abusiva deste.
Enunciado número 108 – Não cabe a condenação do INPI em sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, quando a matéria não for de seu conhecimento prévio e não houver resistência judicial posterior.
Enunciado número 109 – Os pedidos de abstenção de uso e indenização, quando cumulados com ação visando anular um direito de propriedade industrial, são da competência da Justiça Federal, em face do art. 55 do CPC.
Enunciado número 110 – Aplicam-se aos negócios jurídicos de propriedade intelectual o disposto sobre a função social dos contratos, probidade e boa-fé.
Enunciado número 111 – Nas ações de nulidade de indeferimento de pedido de registro de marca, o titular do registro marcário apontado como anterioridade impeditiva é litisconsorte passivo necessário, à luz do que dispõe o art. 115 do CPC.
Enunciado número 112 – O termo inicial do prazo de 30 dias previsto no parágrafo único do art. 162 da Lei n. 9.279/96 é o primeiro dia útil subsequente ao término in albis do prazo de 60 dias previsto no caput do mesmo artigo.
Enunciado número 113 – Em ações que visam anular um direito de propriedade industrial, a citação do INPI para se manifestar sobre os pedidos deve ocorrer apenas após a contestação do titular do direito de propriedade industrial.
Enunciado número 114 – A proteção jurídica ao conjunto-imagem de um produto ou serviço não se estende à funcionalidade técnica.
Enunciado número 115 – As limitações de direitos autorais estabelecidas nos arts. 46, 47 e 48 da Lei de Direitos Autorais devem ser interpretadas extensivamente, em conformidade com os direitos fundamentais e a função social da propriedade estabelecida no art. 5º, XXIII, da CF/88.
Para aprofundamento do estudo, confira os seguintes volumes:
ASCARELLI, Túlio. Iniciação ao Estudo do Direito Mercantil. Sorocaba: Minelli, 2007.
CAMPINHO, Sérgio. O direto de empresa à luz do novo código Civil. Renovar. São Paulo, 2003.
COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – volume II. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
FORGIONI, Paula A. A evolução do Direito Comercial Brasileiro: Da mercancia ao mercado. São Paulo: RT: 2009.
MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro, Direito Societário: Sociedades Simples e Empresárias, v. 2. Atlas, São Paulo, 2004.
MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 4ª ed. São Paulo: Forense, 1973.
MENDONÇA, J.X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro v. III. São Paulo: Freitas Bastos s/a, 7ª Edição, 1963.
MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XLIX: Contrato de sociedade. Sociedade de pessoas. São Paulo: RT, 2012.
RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Curso de direito empresarial: o novo regime jurídico empresarial brasileiro. 3ª Edição. Salvador: jus Podivm, 2009.
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial, v. 1, 27ª Ed. Saraiva, São Paulo, 2008.
VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Malheiros Editores, 2008.
