Natureza da marca de alto renome e da marca notoriamente conhecida

Natureza da marca de alto renome e da marca notoriamente conhecida

Marca de alto renome

Para o Superior Tribunal de Justiça marca de alto renome (art. 125 da Lei de Propriedade Industrial – LPI) é exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e assim declarada pelo INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Jurisprudência em Teses – Edição nº 24.

A Corte também entende que o atual conceito de marca de alto renome previsto no art. 125 da LPI é análogo ao antigo conceito de marca notória previsto no art. 67 do revogado Código da Propriedade Industrial – Lei n. 5.772/71. Jurisprudência em Teses – Edição nº 24.

Marca notoriamente conhecida

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça a marca notoriamente conhecida (art. 126 da Lei n. 9.279/96) é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial em seu ramo de atividade independentemente de registro no Brasil. Jurisprudência em Teses – Edição nº 24.

Estes entendimentos podem ser notados nos seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO COM BASE NA MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NOTORIEDADE DA MARCA AO TEMPO DO REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A Lei n. 9279/96 (art. 174) estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de nulidade do registro, tendo a Convenção da União de Paris de 1883 – CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a regra ao determinar que não haverá prazo para se anular as marcas registradas com má-fé.
2. As marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 136) e de alto renome (LPI, art. 125) mereceram uma especial proteção do legislador, notadamente em razão do princípio que as rege, de repressão ao enriquecimento sem causa, pelo aproveitamento econômico parasitário, já que o Brasil, na qualidade de país unionista, tem o dever de combater a concorrência desleal.
3. Assim, por gozarem de prestígio perante seu mercado atuante e do público em geral, o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por si só, atrai presunção relativa de má-fé (rectius uso indevido) por parte do terceiro registrador, cabendo prova em sentido contrário.
4. Tratando-se de marca notória, em razão do amparo protetivo diferenciado da norma – para fins de imprescritibilidade da ação anulatória -, basta ao requerente a demonstração de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversão do ônus da prova da má-fé em face do requerido, anterior registrador e, como reverso, a boa-fé do reivindicante.
5. Na hipótese, verifica-se que a recorrente não impugna o fundamento crucial que deu substrato à sentença e ao acórdão – inexistência de prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro -, pois, repita-se, limitou-se a discutir a presunção de má-fé da recorrida, o que atrai a incidência da Súm. 283 do STF. Ademais, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, com relação à existência de provas que poderiam reconhecer a notoriedade da marca nos idos de 1975, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm. 7 do STJ.
6. Recurso especial não provido.

(REsp 1306335/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 16/05/2017)

RECURSO ESPECIAL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – DIREITO MARCÁRIO – ART. 131, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – ART. 460, DO CPC – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO JULGADOR – OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE – MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA – EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE – PROTEÇÃO ESPECIAL INDEPENDENTE DE REGISTRO NO BRASIL NO SEU RAMO DE ATIVIDADE – MARCA DE ALTO RENOME – EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE – PROTEÇÃO ESPECIAL EM TODOS OS RAMOS DE ATIVIDADE DESDE QUE TENHA REGISTRO NO BRASIL E SEJA DECLARADA PELO INPI – NOTORIEDADE DA MARCA “SKECHERS” – ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ – MARCAS “SKETCH” E “SKECHERS” – POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA – ATUAÇÃO EM RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS, AINDA QUE DA MESMA CLASSE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. O v. acórdão regional explicitou de forma clara e fundamentada suas razões de decidir. Assim, a prestação jurisdicional, ainda que contrária à expectativa da parte, foi completa, restando inatacada, portanto, a liberalidade do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do art. 131 do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, a decisão do Tribunal Regional observa estritamente os limites do pedido, ou seja, a legalidade da concessão do registro da marca “SKECHERS” em favor da ora recorrida, afastando-se, por conseguinte, eventual alegação de violação ao art. 460 do Código de Processo Civil.
3. O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira – notoriamente conhecida – é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda – marca de alto renome – cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
4. A discussão acerca da notoriedade ou não da marca “SKECHERS” deve ser observada tendo em conta a fixação dada pelo Tribunal de origem, com base no exame acurado dos elementos fáticos probatórios. Assim, qualquer conclusão que contrarie tal entendimento, posta como está a questão, demandaria o reexame de provas, atraindo, por consequência, a incidência do enunciado n. 7/STJ.
5. Nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, observa-se que seu objetivo é o de exclusivamente impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.
6. No caso dos autos, não se observa, de plano, a possibilidade de confusão dos consumidores pelo que viável a convivência das duas marcas registradas “SKETCH”, de propriedade da ora recorrente e, “SKECHERS”, da titularidade da ora recorrida, empresa norte-americana.
7. Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca “SKETCH”, comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora recorrida, SKECHERS USA INC II”, atua, especificamente, na comercialização de roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional. De maneira que, é possível observar que, embora os consumidores possam encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(REsp 1114745/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 21/09/2010)

DIREITO COMERCIAL. MARCA. PROTEÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. ATIVIDADES DIVERSAS. MARCA NOTÓRIA. ATRIBUIÇÃO DO INPI. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS.

1. O direito à exclusividade ao uso da marca está limitado à classe para a qual foi requerida, ressalvados os casos de marcas notórias.
2. Compete ao INPI avaliar a marca para caracterizá-la como notória ou de alto renome.
3. As marcas notoriamente conhecidas não gozam da mesma proteção conferidas às marcas notórias ou de alto renome, pois constituem exceção apenas ao princípio da territorialidade.
4. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes cuidam de situações fáticas diversas.
5. Recurso especial não-conhecido.

(REsp 716.179/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009)

Considerações gerais

A propriedade industrial, regulada basicamente pela lei nº 9.279/1996, é um dos ramos da propriedade intelectual.

A propriedade intelectual é composta pelos estudos dos direitos autorais e da propriedade industrial.

O Direito Autoral compreende, basicamente: as obras literárias, artísticas e científicas (Lei 9.610/98) e os programas de computador ou software (Lei 9.609/98).

A propriedade industrial compreende, basicamente: as patentes (de invenção e modelo de utilidade) e os registros (de marca e de desenho industrial).

Registro de marcas

O registro de marcas está disciplinado nos artigos 122 e seguintes da lei n. 9279/96 (LPI).

Espécies de marcas

a) Marca de produto ou serviço

É a marca usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa (art. 123, I, da LPI)

b) Marca de certificação

É a marca usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (art. 123, II, da LPI)

c) Marca coletiva

É a marca usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade (art. 123, III, da LPI).

d) Marca de alto renome

Marca de alto renome é a marca registrada no Brasil com proteção especial, em todos os ramos de atividade (art. 125 da LPI)

Representa uma exceção ao princípio da especialidade.

e) Marca notoriamente conhecida

A marca notoriamente conhecida é a aquela que goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil (art. 126 da LPI).

Representa uma exceção ao princípio da territorialidade.

Signos não registráveis como marca

O art. 124 da LPI aponta inúmeras hipóteses de signos não registráveis como marca.

Entre outros, não são registráveis como marca:

a) brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

b) letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

c) expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

d) designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

e) reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

Prazo de vigência do registro de marca

O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

Caso o pedido de prorrogação não tenha sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

Perda dos direitos

Nos termos do art. 142 da LPI, o registro de marca extingue-se:

a) pela expiração do prazo de vigência;

b) pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

c) pela caducidade.

Também haverá extinção se não houver observância do art. 217 da LPI.

O mencionado artigo prevê que a pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

No que se refere à caducidade, o art. 143 da LPI, indica que caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil.

No mesmo sentido, haverá caducidade se o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Ação de nulidade

O registro de marca será considerado nulo se for concedido em desacordo com parâmetros indicados na LPI.

Nos termos do art. 173 da LPI, a ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Conforme indicado no art. 174 da LPI, prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Sobre este tema, merecem destaque os seguintes enunciados das jornadas de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal:

Enunciado número 1. Decisão judicial que considera ser o nome empresarial violador do direito de marca não implica a anulação do respectivo registro no órgão próprio nem lhe retira os efeitos, preservado o direito de o empresário alterá-lo.

Enunciado número 2. A vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada restritivamente e em consonância com o art. 1.166 do Código Civil.

Enunciado número 60. Os acordos e negócios de abstenção de uso de marcas entre sociedades empresárias não são oponíveis em face do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, sem prejuízo de os litigantes obterem tutela jurisdicional de abstenção entre eles na Justiça Estadual.

Enunciado número 107 – O fato gerador do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/96 não engloba a hipótese de mora administrativa havida em concausa ou perpetrada pelo depositante do pedido de patente, desde que demonstrada conduta abusiva deste.

Enunciado número 108 – Não cabe a condenação do INPI em sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, quando a matéria não for de seu conhecimento prévio e não houver resistência judicial posterior.

Enunciado número 109 – Os pedidos de abstenção de uso e indenização, quando cumulados com ação visando anular um direito de propriedade industrial, são da competência da Justiça Federal, em face do art. 55 do CPC.

Enunciado número 110 – Aplicam-se aos negócios jurídicos de propriedade intelectual o disposto sobre a função social dos contratos, probidade e boa-fé.

Enunciado número 111 – Nas ações de nulidade de indeferimento de pedido de registro de marca, o titular do registro marcário apontado como anterioridade impeditiva é litisconsorte passivo necessário, à luz do que dispõe o art. 115 do CPC.

Enunciado número 112 – O termo inicial do prazo de 30 dias previsto no parágrafo único do art. 162 da Lei n. 9.279/96 é o primeiro dia útil subsequente ao término in albis do prazo de 60 dias previsto no caput do mesmo artigo.

Enunciado número 113 – Em ações que visam anular um direito de propriedade industrial, a citação do INPI para se manifestar sobre os pedidos deve ocorrer apenas após a contestação do titular do direito de propriedade industrial.

Enunciado número 114 – A proteção jurídica ao conjunto-imagem de um produto ou serviço não se estende à funcionalidade técnica.

Enunciado número 115 – As limitações de direitos autorais estabelecidas nos arts. 46, 47 e 48 da Lei de Direitos Autorais devem ser interpretadas extensivamente, em conformidade com os direitos fundamentais e a função social da propriedade estabelecida no art. 5º, XXIII, da CF/88.

Para aprofundamento do estudo, confira os seguintes volumes:

ASCARELLI, Túlio. Iniciação ao Estudo do Direito Mercantil. Sorocaba: Minelli, 2007.

CAMPINHO, Sérgio. O direto de empresa à luz do novo código Civil. Renovar. São Paulo, 2003.

COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – volume II. 16ª ed.  São Paulo: Saraiva, 2012.

FORGIONI, Paula A. A evolução do Direito Comercial Brasileiro: Da mercancia ao mercado. São Paulo: RT: 2009.

MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro, Direito Societário: Sociedades Simples e Empresárias, v. 2. Atlas, São Paulo, 2004.

MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 4ª ed. São Paulo: Forense, 1973.

MENDONÇA, J.X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro v. III. São Paulo: Freitas Bastos s/a, 7ª Edição, 1963.

MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XLIX: Contrato de sociedade. Sociedade de pessoas. São Paulo: RT, 2012.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Curso de direito empresarial: o novo regime jurídico empresarial brasileiro. 3ª Edição. Salvador: jus Podivm, 2009.

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial, v. 1, 27ª Ed. Saraiva, São Paulo, 2008.

VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Malheiros Editores, 2008.