Ação por violação de patente só após concessão pelo INPI, decide STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que uma ação indenizatória por violação de patente só pode ser iniciada após a concessão do registro pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Isso se deve ao fato de que é o registro que garante ao titular o direito de controlar o uso do produto patenteado.

A Terceira Turma do STJ rejeitou o pedido de indenização de uma empresa contra um concorrente que utilizou um produto objeto de patente sem autorização, pois o processo ainda estava em análise no INPI.

A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso (REsp 2.001.226), explicou que "antes da concessão do direito de propriedade industrial, o requerente possui mera expectativa em relação a ele, circunstância que, por si, não gera o dever de indenizar".

A ministra destacou que, de acordo com a interpretação do artigo 44 da Lei 9.279/1996, a indenização por exploração indevida de uma patente só pode ser buscada após a concessão desta pelo INPI. Isso se aplica mesmo quando a exploração indevida ocorre entre a data do pedido e a concessão do direito.

Nancy Andrighi também enfatizou que não é possível garantir que o pedido de patente será aprovado após o procedimento administrativo no INPI. Além disso, não é viável determinar os limites da proteção antes da concessão do direito pela autarquia.

A ministra explicou que o interesse processual requer a presença de dois elementos: utilidade e necessidade. A utilidade está presente quando o processo pode levar ao resultado desejado pelo autor, enquanto a necessidade ocorre quando a parte adversa se opõe à pretensão do autor.

No caso em questão, a ministra argumentou que falta o elemento de utilidade, pois a ação não pode alcançar o resultado desejado pela empresa autora.

Indenização pode retroagir à data da publicação do pedido de patente

Embora a pretensão de receber indenização surja apenas a partir da concessão da patente, a relatora ressaltou que o período que ela abarca pode retroagir à data da publicação do pedido. Esse efeito retrospectivo, esclareceu, decorre do fato de que, a partir da publicação do pedido de patente, as reivindicações correlatas se tornam de conhecimento geral, "de forma que o legislador optou por coibir, ainda que indireta e condicionalmente, a exploração indevida durante o período que aí se inicia".

"O texto normativo dos artigos 42, caput e parágrafo 1º, e 44, caput, da Lei de Propriedade Industrial, ao garantir o direito de impedir o uso da invenção por terceiros e o direito à indenização retroativa, refere-se, exclusivamente, ao titular da patente. Não há previsão legal que autorize o exercício de pretensões relativas a tais direitos antes de finalizado o processo técnico de exame levado a cabo pelo órgão administrativo competente", concluiu.

Com informações do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

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