STJ: patente de modelo de utilidade não exclui violação da patente principal

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a titularidade de uma patente de modelo de utilidade, por si só, não impede a possibilidade de violação da patente do objeto principal que compõe a nova criação. A decisão destaca a necessidade de examinar se a invenção principal está sendo utilizada na composição do produto apontado como infrator.

No caso em questão, um empresário e uma sociedade empresária buscaram reparação na Justiça contra outra empresa por comercializar, divulgar e expor, sem autorização, um tipo de bloco modular para floreiras verticais patenteado pelos autores. O tribunal de primeira instância, baseado em laudo pericial, reconheceu a violação dos direitos de propriedade industrial e ordenou que a ré cessasse o uso do produto.

Em embargos de declaração, a ré apresentou um fato novo: a concessão da patente de modelo de utilidade para o produto apontado como violador. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) concluiu que o objeto era o mesmo, e, portanto, a utilização do produto pela ré não caracterizaria violação dos direitos dos autores.

A ministra Nancy Andrighi, relatora no STJ, destacou que a patente de modelo de utilidade introduz uma nova forma ou disposição em objetos já conhecidos, visando melhorias funcionais. No entanto, ressaltou que o titular dessa patente não tem permissão para usar uma invenção patenteada por terceiros sem autorização.

A relatora enfatizou que para analisar a contrafação, é essencial verificar se a invenção específica, com direitos concedidos aos autores, está sendo utilizada na composição do produto apontado como infrator. A Terceira Turma determinou a devolução do processo à segunda instância para a continuidade do julgamento da apelação, considerando que o fundamento do TJSP viola a Lei 9.279/1996.

Com informações do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

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