A Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) julgou procedente a apelação de uma empresa carioca que atua no ramo de aluguel de máquinas e equipamentos de construção e engenharia civil para que fosse modificado o apostilamento de seus registros junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), referentes à marca “RENTAL PARTS”.
A empresa teve os registros de suas marcas concedidos com o apostilamento “sem direito ao uso exclusivo da expressão rental parts” pelo INPI, uma espécie de ressalva, que recaía sobre o conjunto da expressão. Acreditando que isso poderia acarretar em concorrência desleal por parte de outras empresas, a autora procurou a Justiça Federal pedindo que a restrição recaia apenas sobre o uso isolado de seus elementos nominativos, garantindo a exclusividade da utilização da expressão como um todo.
O entendimento técnico adotado pelo INPI e acolhido em 1º Grau levou em conta que, quando traduzidos para a Língua Portuguesa, os termos RENTAL e PARTS são descritivos dos serviços e produtos oferecidos pela autora. E a Lei 9.279/96, para impedir o monopólio e proteger os sinais considerados genéricos, os sinaliza com a ressalva “sem direito de uso exclusivo dos nominativos”, a fim de que o uso dos signos não seja inviabilizado para empresas do mesmo ramo.
Mas, no caso, o relator do processo, desembargador federal Antonio Ivan Athié, entendeu que, por serem palavras em Inglês, não podem ser consideradas de caráter genérico, comum ou vulgar. “A expressão ‘RENTAL PARTS’ se reveste de suficiente caráter distintivo a merecer o seu registro na forma pretendida pela Autora, ainda mais em se tratando do nome de fantasia da referida empresa”, avaliou o magistrado.
Athié ressaltou que registros de marcas apresentadas na forma exclusivamente nominativa foram concedidos, contendo sinais de caráter genérico e descritivo, as quais foram devidamente apostiladas “no conjunto” de seus elementos, como é o caso das marcas Ótica Visão e Casa & Video. “O apostilamento imposto aos registros marcários em tela pelo INPI mostra-se incoerente, uma vez que deixa absolutamente exposta a marca da apelante para que terceiros dela se utilizem”, alertou o relator.
Sendo assim, o desembargador determinou que “o INPI altere as apostilas conferidas aos registros em tela, todos referentes à marca ‘RENTAL PARTS’, para que delas passe a constar a expressão ‘sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos isoladamente’, devendo a Autarquia proceder às anotações pertinentes”.
Processo: 0811540-57.2011.4.02.5101 – Acórdão
Fonte: Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2)
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – REGISTRO DE MARCA – ALTERAÇÃO DE APOSTILA – EXPRESSÃO COMPOSTA POR PALAVRAS ESTRANGEIRAS – DISTINTIVIDADE – ART. 124, VI, DA LEI Nº 9.279/96 – RECURSO PROVIDO. I – Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido de modificação do apostilamento conferidos aos registros da apelante, todos referentes à marca “RENTAL PARTS”, para que a aludida restrição não recaia sobre o conjunto da referida expressão, mas tão-somente sobre o uso isolado de seus elementos nominativos; II – Ainda que os termos utilizados na aludida marca, quando traduzidos para o vernáculo, sejam reconhecidos como descritivos dos serviços e produtos oferecidos pela autora, os signos RENTAL e PARTS, mormente por se tratarem de palavras estrangeiras, não podem ser consideradas como de caráter genérico, necessário, comum ou vulgar, mas ao contrario, daí defluindo o cunho fantasioso da expressão sob exame, tornando-a passível de ser apropriada com exclusividade. Precedente deste Tribunal (AC 9702274737); III – O apostilamento imposto pelo INPI aos registros marcários em tela mostra-se incoerente, uma vez que deixa absolutamente exposta a marca para que terceiros dela se utilizem, e não equânime, na medida em que já foram concedidos pela Autarquia diversos registros de marcas apresentadas na forma exclusivamente nominativa, contendo sinais da língua portuguesa de caráter genérico e descritivo, as quais foram devidamente apostiladas “no conjunto” de seus elementos; IV – Apelação provida. (TRF2 – Processo: Classe:0811540-57.2011.4.02.5101, Apelação – Recursos – Processo Cível e do Trabalho. Órgão julgador: VICE-PRESIDÊNCIA. Data de decisão 28/03/2016. Data de disponibilização 30/03/2016. Relator ANTONIO IVAN ATHIÉ)
