A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, manter a extinção do registro da marca Profile e validar o posterior registro da marca Profiler em favor da Michelin. O colegiado concluiu que a existência de um processo administrativo de caducidade em andamento não afastava a obrigação da titular da marca de solicitar sua renovação dentro dos prazos previstos na legislação.
A decisão reforça o entendimento de que a manutenção dos direitos sobre uma marca depende do cumprimento das exigências legais estabelecidas pela Lei de Propriedade Industrial.
Disputa teve origem em processo de caducidade
O caso envolve a empresa IMT, que obteve o registro da marca Profile junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 1998.
Anos depois, o INPI declarou a caducidade do registro sob o argumento de que a marca não estava sendo utilizada. A empresa recorreu administrativamente e conseguiu reverter a decisão.
No entanto, durante o período em que discutia a caducidade, a IMT deixou de requerer a renovação do registro e não efetuou o pagamento das taxas necessárias para a sua prorrogação. Diante da ausência de renovação, o INPI declarou extinto o registro da marca.
Posteriormente, a Michelin obteve o registro da marca Profiler.
Empresas divergiram sobre efeitos do processo administrativo
Na ação judicial, a IMT sustentou que não poderia ser penalizada por deixar de renovar a marca enquanto ainda discutia administrativamente a decisão que havia declarado sua caducidade.
A empresa também alegou que não foi devidamente intimada sobre os atos administrativos que restabeleceram e posteriormente extinguiram o registro.
Por outro lado, a Michelin argumentou que o recurso administrativo apresentado pela IMT possuía efeito suspensivo, mantendo o registro plenamente válido durante a tramitação do processo. Assim, a empresa continuava obrigada a cumprir todos os deveres legais relacionados à marca, incluindo o pedido de renovação e o pagamento das respectivas taxas.
Ausência de renovação levou à perda do registro
Relator do caso, o ministro Raul Araújo entendeu que não havia justificativa legal para a omissão da titular da marca.
Segundo o magistrado, o procedimento administrativo de caducidade não constitui evento imprevisível nem alheio à vontade da parte, requisitos exigidos para o reconhecimento de justa causa que pudesse afastar o cumprimento dos prazos legais.
O relator destacou que, enquanto o recurso administrativo estava em análise, o registro permanecia vigente em razão do efeito suspensivo, o que exigia da empresa a adoção das medidas necessárias para preservar seus direitos.
Registro da Michelin foi mantido
Com esse entendimento, a 4ª Turma concluiu que a decisão do INPI que extinguiu o registro da marca Profile por falta de renovação foi regular.
O colegiado também considerou válido o posterior registro da marca Profiler em favor da Michelin, afastando os argumentos de nulidade apresentados pela antiga titular.
A decisão reafirma a importância da observância dos prazos previstos na legislação de propriedade industrial para a manutenção dos direitos sobre marcas registradas.
Processo: REsp 1.878.735
(Com informações do Migalhas)
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