O recurso das Lojas Hering S.A. não foi conhecido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que manteve a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) que atribuiu à Cia. Hering o direito sobre a marca Hering e sobre o sinal figurativo caracterizado por dois peixinhos. O tribunal local também fixou indenização pelo uso indevido das marcas.
Em 1999, as duas empresas ajuizaram ações disputando a marca. O tribunal catarinense tinha entendido que o direito da Cia. Hering de reivindicar exclusividade estava prescrito, motivo pelo qual permitiu o uso da marca pelas duas empresas. No recurso ao STJ, a Cia. Hering conseguiu que o tribunal superior afastasse a prescrição, devolvendo o processo para a análise de mérito do TJSC, que deu ganho de causa à Cia Hering, detentora do registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
As Lojas Hering, no recurso especial interposto contra esse novo acórdão, afirmaram não é mera liberalidade o uso de seu nome comercial. Pontuou que houve separação legal das empresas em 1950, e que ela teria ficado com o nome, a marca, o fundo de comércio e a sede comercial. A Cia. Hering ficou com a fabricação dos produtos e o valor recebido por parte do acervo da seção de vendas.
Para as Lojas Hering, a Cia. avançou em sua área e começou a vender produtos diretamente em suas próprias lojas.
Decisão do STJ
O ministro Villas Bôas Cueva, relator do caso no STJ, destacou que as alegações sobre os moldes da separação das empresas não podem ser objeto de apreciação em recurso especial, uma vez que não foram examinados nas instâncias ordinárias (Súmula 211) e que não é possível analisar as provas (Súmula 7).
Ele pontuou que não há discussão sobre o registro da marca feito pela Cia. Hering em 1952 perante o INPI. O ministro explicou que a legislação da época dos fatos previa 5 anos para contestar os registros (prazo repetido no artigo 174 da Lei 9.279/1996).
E declarou: "Ultrapassado o prazo prescricional sem nenhuma oposição, subsistem os efeitos do registro – entre os quais o que assegura ao titular da marca o direito de usá-la com exclusividade e de impedir que outros a utilizem para a mesma finalidade –, ainda que fosse questionável a legalidade do ato administrativo".
Villas Bôas Cueva entendeu que tal registro Hering reconheceu a notoriedade da marca, o que impede seu uso pelas Lojas Hering. O ministro ressaltou que apenas a desconstituição do registro por ação própria possibilita o afastamento da garantia de exclusividade de uso em todo o território nacional.
E finalizou: "Registra-se, por oportuno, que a tolerância do uso da marca por terceiros, ainda que por prolongado período, não retira do seu titular a possibilidade de exercer as prerrogativas que a lei lhe confere – que, no caso, foram exercidas de forma inequívoca quando do ajuizamento da ação de abstenção de uso de marca".
Processo: REsp 1801881
(Com informações do Superior Tribunal de Justiça)
