A 3ª Câmara de Direito Comercial do TJ negou provimento ao recurso de tradicional loja de vestuário catarinense, e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da utilização de marca registrada de outra empresa, bem como determinou o fim do uso de logomarca por não deter a propriedade industrial desta. Os valores serão apurados em liquidação de sentença.
A decisão da desembargadora substituta Denise de Souza Luiz Francoski, relatora da matéria, refere-se a duas ações julgadas simultaneamente, ambas com envolvimento da proprietária da marca e da loja. A tese rejeitada sustentava que a utilização do nome empresarial e da figuração já perdurava desde o ano 1880, sempre em conjunto com a empresa proprietária da marca, uma vez que os sócios das empresas litigantes eram os mesmos. O registro da empresa recorrente na junta comercial deste Estado se perfectibilizou em 1951, sem oposição.
Os magistrados destacaram que o direito sobre o nome comercial, assim como as marcas de fábrica e de comércio, constitui propriedade. Ou seja, ainda que não se trate de bem corpóreo, a marca se insere na categoria dos direitos reais passíveis de utilização visível e contínua ou reiterada. Os autos revelam que a loja efetivamente registrou o nome empresarial no órgão competente estadual, mas não efetuou o registro da marca e nem da famosa logomarca.
Já a proprietária da marca e da figuração comprovou ambos os registros, e com proteção especial -a chamada Anotação de Declaração de Notoriedade no INPI. A loja recorrente tentou por várias vezes obter registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mas não obteve êxito porque já existia registro por outra empresa.
“É possível a utilização de nomes empresariais ‘idênticos’ quando, em virtude dos produtos/serviços prestados e ou localização territorial, não gera confusão ou associação indevida dos sinais distintivos e elementares, ou por liberalidades entre os empresários”, distinguiu a relatora. A câmara destacou que a figuração da marca sempre foi utilizada pela proprietária industrial, mesmo antes do registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
A contenda, enfim, ocorreu porque a loja que não possuía o direito de propriedade industrial começou a franquear/ceder a marca para utilização como “título de estabelecimento”, quando o registro efetuado na junta comercial lhe dava apenas o direito de ceder o nome empresarial, coisa distinta do título de estabelecimento.
Para a desembargadora Denise, a marca é diferente de título de estabelecimento, mas referidos institutos podem coincidir ou colidir, como neste caso; ocorrendo essa situação, deve-se levar em conta, também, a proteção ao direito do consumidor e ao da livre concorrência, evitando-se a captação indevida de clientela, em respeito aos princípios da territorialidade e da especialidade. A decisão foi unânime (Apelações n. 0020326-51.1999.8.24.0008 e 0002107-53.2000.8.24.0008 – Acórdão).
Responsável: Ângelo Medeiros – Reg. Prof.: SC00445(JP)
Textos: Américo Wisbeck, Ângelo Medeiros, Daniela Pacheco Costa e Sandra de Araújo
Fonte: Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA AJUIZADA POR CIA HERING S.A. E AÇÃO DE CESSAÇÃO DE USO DE NOME EMPRESARIAL PROPOSTA POR LOJAS HERING S.A, AMBAS CUMULADAS COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA QUE DE FORMA UNA JULGOU AMBAS AS AÇÕES PARA, PRELIMINARMENTE, AFASTAR A PRESCRIÇÃO AVENTADA POR LOJAS HERING S.A. E ACOLHER A ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA DAS EMPRESAS PARJON COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. E LIMITED MALHAS LTDA. QUANTO AO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS POR LOJAS HERING S.A. E PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS DA CIA. HERING S.A PARA PROIBIR AS LOJAS HERING S.A. DE UTILIZAR A MARCA “HERING” E A FIGURA DOS “DOIS PEIXINHOS” COMO TÍTULO DE ESTABELECIMENTOS. QUANTO AS INDENIZATÓRIAS, NEGOU PROVIMENTO. IRRESIGNADAS AS PARTES RECORRERAM. LOJAS HERING S.A. APRESENTOU APELAÇÃO EM AMBAS AS AÇÕES E CIA. HERING S.A RECORREU ADESIVAMENTE APENAS EM UMA. VIERAM OS AUTOS À ESTA CORTE QUE, ATRAVÉS DE ACÓRDÃO, DEU PROVIMENTO A UM DOS RECURSOS E PARCIAL PROVIMENTO AO OUTRO DAS LOJAS HERING S.A., PARA, EM SUMA: 1) REINTEGRAR AS EMPRESAS PARJON E LIMITED AO POLO PASSIVO DA AÇÃO, 2) RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTS. 177 E 178, §10º, INCISO IX, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DE 1916) AVENTADA EM DESFAVOR DA CIA. HERING S.A., 3) PROIBIR QUE A CIA. HERING S.A. UTILIZASSE O NOME COMERCIAL (LOJAS HERING) EM SUAS FRANQUIAS E 4) DECLARAR PRESCRITO OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. QUANTO AO RECURSO ADESIVO DA CIA. HERING S.A., ESTE FORA DESPROVIDO. DESCONTENTES, TODAS AS EMPRESAS ENVOLVIDAS APRESENTARAM RECURSO ESPECIAL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DO RECURSO ESPECIAL N. 1.263.528, ANALISOU OS RECURSOS INTERPOSTOS NOS AUTOS 0020326-51.1999.8.24.0008, E VEIO A PROFERIR DECISÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA A CIA HERING S.A., NO SENTIDO DE QUE SEUS PLEITOS DE ABSTENÇÃO E INDENIZAÇÃO NÃO ESTAVAM PRESCRITOS, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS, RESTANDO PREJUDICADOS OS DEMAIS RECURSOS. QUANTO AO RECURSO ESPECIAL N. 1.282.969, ESTE INTERPOSTO NO PROCESSO DE N. 0002107-53.2000.8.24.0008, O STJ DECIDIU: (A) CONHECER PARCIALMENTE DOS PLEITOS DAS EMPRESAS PARJON E LIMITED, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, (B) PARCIALMENTE CONHECER DOS PEDIDOS DA CIA. HERING S.A. PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ESTE TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DAS APELAÇÕES, E (C) NÃO CONHECER DO RECURSO DAS LOJAS HERING S.A. DESTARTE RETORNARAM OS AUTOS À ESTA CORTE. (1) DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS POR LOJAS HERING S.A. NOS AUTOS 0020326-51.1999.8.24.0008 E 002107-53.2000.8.24.0008. (A) DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DA LEGITIMIDADE DE PARTE DAS EMPRESAS PARJON E LIMITED. TESES NÃO ANALISADAS CONSIDERANDO QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DOS RECURSOS ESPECIAIS DE NS. 1.263.528 E 1.282.969, AFASTOU A IRRESIGNAÇÃO PERTINENTE A PRESCRIÇÃO E DECIDIU A LEGITIMIDADE DAS EMPRESAS PARJON E LIMITED PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. (B) DIREITO DE FRANQUEAMENTO E USO COMO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO DA NOMENCLATURA LOJAS HERING E A FIGURA DOS “DOIS PEIXINHOS” COM BASE NO USO CENTENÁRIO DA EXPRESSÃO E REGISTRO DO NOME EMPRESARIAL. TESE REJEITADA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO NOME LOJAS HERING EM UM ÚNICO ESTABELECIMENTO DESDE O ANO DE 1880 MAS EM “CONJUNTO” COM A APELADA CIA. HERING S.A., UMA VEZ QUE OS SÓCIOS DE AMBAS AS EMPRESAS ERAM OS MESMOS. REGISTRO DO NOME EMPRESARIAL “LOJAS HERING S.A.” APENAS NA JUNTA COMERCIAL NO ANO DE 1951. REGISTRO DA MARCA “HERING” E DOS “DOIS PEIXINHOS” NO INSTITUTO COMPETENTE – INPI – EFETUADO PELA CIA. HERING S.A. SEM A OPOSIÇÃO, EM TEMPO OPORTUNO, DA EMPRESA RECORRENTE. FRANQUEAMENTO/CESSÃO DE “TÍTULO DE ESTABELECIMENTO” REALIZADO PELA RECORRENTE À PARTIR DO ANO DE 1997 QUE NECESSITA DA PROPRIEDADE DA MARCA, POIS O REGISTO DO NOME EMPRESARIAL POR SI SÓ NÃO DA O DIREITO DE FRANQUEAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO SE ESTE COLIDIR COM O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, TERRITORIALIDADE E CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES. MARCA REGISTRADA PELA CIA. HERING S.A. PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI – COM CARÁTER NACIONAL E NOTÓRIO (ART. 67 DA LEI 5.772/71) QUE LHE CONFERE A PROPRIEDADE (ART. 129 DA LEI 9.279/1996) E PREVALECE, NO CASO EM APREÇO, SOBRE O NOME EMPRESARIAL DA APELANTE LOJAS HERING S.A. INVIABILIDADE DA EMPRESA RECORRENTE (LOJAS HERING S.A.) FAZER CONSTAR SEU NOME COMERCIAL, COM A FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS, COMO TÍTULO DE CENTRO COMERCIAL E OU EFETUAR FRANQUEAMENTO DESTES POR RESTAR A SUA ATUAÇÃO NA MESMA ESFERA MERCADÓLOGICA DA EMPRESA RECORRIDA, ESTA, EFETIVA PROPRIETÁRIA INDUSTRIAL DA MARCA HERING E DA FIGURA DOS “DOIS PEIXINHOS”. (2) DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR CIA. HERING S.A. NOS AUTOS 0020326-51.1999.8.24.0008. (A) ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. QUANTO A QUESTÃO PERTINENTE A PRESCRIÇÃO, ESTA NÃO SERÁ ANALISADA, PORQUANTO JÁ RESTOU AFASTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.263.528. (B) DA POSSIBILIDADE DE DANOS MATERIAIS PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA MARCA “HERING” E DA FIGURA DOS “DOIS PEIXINHOS”, ESTAS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DA RECORRENTE. TESE ACOLHIDA. “O uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e consequente desvio de clientela, torna desnecessária a prova concreta do prejuízo, que se presume” (STJ, REsp 1.372.136/SP, Terceira Turma, rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 12-11-2013). DEVER DE INDENIZAR QUE SE INICIA QUANDO DO USO INDEVIDO DA MARCA “HERING” E DOS “DOIS PEIXINHOS” NO CENTRO COMERCIAL DA APELADA E COM OS FRANQUEAMENTOS. APURAÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSOS APELATÓRIOS INTERPOSTOS POR LOJAS HERING S.A. NOS AUTOS 0020326-51.1999.8.24.0008 E 0002107-53.2000.8.24.0008 CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR CIA. HERING S.A. NOS AUTOS 0020326-51.1999.8.24.0008 CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0020326-51.1999.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Denise de Souza Luiz Francoski, j. 27-10-2016).
