Por constatar a possibilidade de confusão entre os consumidores e de associação errônea com o analgésico Dorflex – marca com registro mais antigo –, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) que anulou as marcas Doralflex e Neodoralflex, de propriedade da Pharmascience Laboratórios Ltda.
Ao rejeitar o recurso especial da Pharmascience, por maioria de votos, o colegiado levou em consideração, entre outros pontos, que as marcas em conflito identificam medicamentos para a mesma finalidade terapêutica; que o registro da marca Doralflex foi solicitado 40 anos depois do registro da marca Dorflex, e que o remédio mais antigo tem expressiva notoriedade perante o público brasileiro.
O relaxante muscular Dorflex, produzido pelo laboratório Sanofi, é o medicamento mais vendido do Brasil, de acordo com estudo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma).
Na ação judicial, a Sanofi questionou os registros concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) aos 2 medicamentos da Pharmascience. O pedido de nulidade foi julgado procedente em primeiro grau, em sentença mantida pelo TRF2.
De acordo com o tribunal, os acréscimos das partículas "al" e "neo" aos radicais "dor" e "flex" não conferiam grau de distinção suficiente às marcas impugnadas, fato que impediria a possibilidade de coexistência entre elas e o Dorflex.
Flexibilidade
Por meio de recurso especial, a Pharmascience sustentou que, no segmento farmacêutico, a colisão entre marcas deve ser analisada de forma mais flexível, de modo que não poderia ser conferido o direito de exclusividade para expressões genéricas, como no caso dos autos.
Ademais, a empresa defendeu a possibilidade de convivência quando as marcas são formadas por termos que fazem referência ao componente principal do medicamento.
Composição única
A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, lembrou que, nos termos do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, a violação do direito de exclusividade conferido pelo registro de marca fica caracterizada quando, para designar produtos ou serviços, são utilizados sinais que possam gerar confusão no consumidor ou que permitam associação com marca anteriormente registrada.
Entre os critérios próprios para verificar eventual violação, a relatora destacou o grau de distintividade das marcas, o grau de semelhança entre elas, o tempo de convivência e a natureza dos produtos ou serviços oferecidos.
Em relação ao grau de distinção, a ministra afirmou que a marca Dorflex é formada por expressões passíveis de serem classificadas como de menor grau distintivo, pois se trata de termos de natureza comum, que guardam relação com o produto – destinado ao alívio da dor. Entretanto, a relatora lembrou que o processo de justaposição dessas partículas comuns, formando uma nova expressão, foi tido como suficiente para conferir distintividade à marca, o que permitiu seu registro no INPI.
"Não se pode, portanto, como pretende a recorrente, analisar o registro em questão somente após decompor os elementos que o integram. Deve-se atentar, principalmente, ao novo termo resultante do processo de formação da marca, cuja força é capaz de lhe imprimir suficiente distintividade", afirmou a ministra.
Confusão
Em seu voto, Nancy Andrighi ainda lembrou que o registro da marca Dorflex ocorreu 4 décadas antes do depósito da marca Doralflex. Assim, no momento do início do processo de registro pela Pharmascience, o medicamento anterior já era amplamente reconhecido pelo público consumidor brasileiro.
"Com efeito, o uso das marcas Doralflex e Neodoralflex, considerando o exame do acervo probatório levado a cabo pelos juízos de primeiro e segundo graus, revela circunstância que implica violação dos direitos da recorrida, configurando hipótese de confusão e associação indevida, sobretudo porque presentes elementos que permitem inferir que o consumidor pode se confundir, comprando um medicamento pelo outro, ou, ainda, acreditar que os produtos por elas designados estejam de alguma forma conectados à sociedade empresária adversa", concluiu a relatora ao manter a nulidade dos registros.
