A renúncia administrativa ao registro de marca não implica perda de objeto da ação judicial que pede a sua anulação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Desta forma, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a decisão da Justiça Federal que declarou a nulidade da marca de refrigerantes Joca-Cola, mesmo após a fabricante – uma indústria de Goiás – ter renunciado ao seu registro no INPI.
A fabricante renunciou à marca 1 mês após a Coca-Cola Indústrias Ltda. e The Coca-Cola Company terem ajuizado a ação de abstenção de uso e nulidade do registro, com pedido de indenização a título de danos morais e materiais. A alegação da Coca-Cola era de semelhança fonética entre os nomes, o que poderia causar confusão e associação indevida por parte dos consumidores. Para a empresa goiana, com a renúncia haveria a perda do objeto da ação judicial.
O juiz de direito, invocando a segurança jurídica, entendeu necessário prosseguir com a ação para salvaguardar os direitos das empresas da Coca-Cola em eventuais litígios futuros. A decisão de primeira instância afastou a indenização, no entanto a nulidade foi decretada. Na apelação, a indústria goiana reiterou o pedido de reconhecimento de perda de objeto, mas o entendimento da sentença foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2).
Em recurso especial, a empresa goiana alegou que, antes mesmo de ser citada na ação ajuizada pela Coca-Cola, já havia renunciado administrativamente ao registro da Joca-Cola. Sustentou também que o produto nunca chegou a ser comercializado, em decorrência de graves problemas financeiros, e que jamais causou prejuízos às autoras da ação judicial.
Efeitos pretéritos
No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, negou provimento ao recurso. Ela lembrou que os efeitos decorrentes da renúncia ao registro operam-se para o futuro (ex nunc), “como ocorre, em regra, com qualquer direito disponível cuja aquisição se deu mediante a prática de ato administrativo”.
Por outro lado, a decretação de nulidade do ato administrativo que concedeu tal registro tem efeitos que retroagem no tempo (ex tunc), segundo regra expressa do artigo 167 da Lei de Propriedade Industrial.
“Diferentemente do que ocorre em casos de nulidade, na renúncia não se discute a presença ou não de algum vício que macule a marca ab initio. De fato, tratando-se de ato administrativo que vigeu e produziu efeitos no mundo jurídico, com presunção de legalidade, a situação em comento enseja a necessária proteção de eventuais direitos e obrigações gerados durante sua vigência”, observou.
Prova pericial
Em outro ponto questionado pela empresa goiana, a ministra concluiu que o fato de o juízo de primeira instância não ter considerado necessário submeter a questão discutida à perícia judicial não representa ilegalidade, já que ao magistrado compete a direção da instrução probatória.
A relatora também negou o pedido para condenar o INPI a arcar solidariamente com os ônus sucumbenciais, em razão da Súmula 7; manteve a imposição de multa por conta de três embargos considerados protelatórios pela Justiça Federal e aumentou os honorários de sucumbência devidos para 20%.
