Registro no INPI dá ao titular do nome todos os direitos inerentes e não pode ser afastado pela Justiça estadual

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Direito de precedência justifica anulação de marca registrada pelo INPI
Créditos: ESB Professional / Shutterstock.com

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao recurso especial do Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares Ltda. para reconhecer que, com o registro do seu nome no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a instituição passou a deter todos os direitos inerentes a ele. Com esse entendimento, o colegiado determinou à Escola de Educação Infantil Poliedro Ltda. que se abstenha de usar o vocábulo comum.

O recurso especial teve origem em ação de obrigação de não utilizar, cumulada com pedido de cancelamento de nome comercial, ajuizada pela escola infantil, a qual alegou que possuía a marca Poliedro desde antes da outra empresa, ainda que sem o registro no órgão competente.

Além de contestar a ação, a empresa demandada – afirmando que deteria com exclusividade a proteção do registro no INPI – apresentou reconvenção, na qual pediu que a demandante deixasse de usar a palavra "Poliedro" como marca, nome empresarial e título de estabelecimento.

Direito de ​​propriedade

A ação da escola infantil foi julgada parcialmente procedente para determinar à demandada que se abstivesse de utilizar a expressão em seu nome comercial, tendo sido afastado pelo magistrado de primeira instância o pedido formulado na reconvenção.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) reformou a decisão, julgando a ação improcedente, assim como a reconvenção, ao fundamento de que o vocábulo "Poliedro" é expressão científica e não pode ser registrado como marca de entidade de ensino de forma isolada.

O Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares interpôs recurso especial, sustentando que possui o direito de propriedade da marca, reconhecido pelo INPI e pela Justiça Federal – a qual, em outra ação movida pela escola infantil, declarou a improcedência do pedido de nulidade do registro. Requereu a reforma do acórdão para condenar a escola infantil a se abster de utilizar a expressão "Poliedro".

Competên​​​cia federal

A relatora do recurso no STJ, ministra Isabel Gallotti, afirmou que o TJSP, ao analisar a controvérsia, adentrou a análise da concessão da marca pelo INPI quando concluiu que o registro na autarquia federal não garantiria o uso exclusivo.

"Ocorre que aquela corte local, de jurisdição estadual, sequer tem competência para adentrar a referida matéria e desconstituir a marca, ou mesmo qualquer de seus atributos", declarou a relatora. Segundo ela, a competência para o julgamento dessa matéria é da Justiça Federal, com a necessária intervenção do INPI.

Uso ple​​no

A ministra destacou que, com o reconhecimento da propriedade da marca, seu uso deve ser pleno, incluída a proteção aos direitos inerentes ao registro (exclusividade, territorialidade etc.). Estando vigente o registro da marca em nome da recorrente – acrescentou –, esta possui todos os respectivos direitos de propriedade.

Gallotti ressaltou que a discussão no processo não deve ser sobre a validade do termo "Poliedro" como marca, ou a força da marca, ou mesmo a correção da concessão pelo INPI, pois tais questões são reservadas unicamente à competência da Justiça Federal.

De acordo com a ministra, a discussão é sobre o uso da marca registrada. Assim, afirmou, uma vez reconhecido que a recorrente é detentora da marca no INPI, torna-se inviável a sua desconstituição no processo que tramitou na Justiça estadual, devendo ser deferido o pedido para que a escola infantil se abstenha de utilizar o nome objeto da controvérsia como marca para designar serviços de ensino e educação.

(Com informações do Superior Tribunal de Justiça - STJ)
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