A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, por unanimidade, sentença que determinou a transferência da titularidade de registros marcários à médica e influenciadora Marcela Mc Gowan. O colegiado assentou que a mera expectativa de parceria empresarial não confere ao advogado direito sobre a marca idealizada pelo cliente, tampouco a simples inspiração para o nome constitui fundamento para aquisição da propriedade industrial.
Controvérsia sobre titularidade marcária
A controvérsia teve origem na criação de uma startup voltada à saúde e educação sexual, idealizada pela influenciadora sob a denominação “Projeto X”. Para estruturar juridicamente o empreendimento e providenciar os registros perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), foi contratada advogada.
No curso da assessoria, a profissional sugeriu o termo “Ludix” para um dos braços do projeto. Conforme apurado nos autos, entretanto, o pedido de registro da marca foi depositado em nome da própria advogada, e não da cliente.
Diante disso, a influenciadora ajuizou ação visando à transferência da titularidade do ativo imaterial. Em defesa, a ré sustentou que teria idealizado a marca de forma autônoma, arcado com os custos do depósito e atuado sem remuneração, sob a expectativa de futura constituição de sociedade empresária com a autora — parceria que não se concretizou.
Função de prestadora de serviços
O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido para determinar a transferência do registro, decisão mantida em sede de apelação (Apelação Cível nº 1124236-95.2023.8.26.0100).
Relator do recurso, o desembargador Carlos Alberto de Salles consignou que o conjunto probatório evidenciou que a marca foi concebida no contexto de projeto empresarial estruturado pela autora, no qual a ré atuava exclusivamente como prestadora de serviços jurídicos.
O magistrado ressaltou, ainda, que a advogada providenciou regularmente o depósito de outras marcas vinculadas ao mesmo projeto em nome da cliente, destoando dessa conduta apenas no caso em discussão. Para o colegiado, tal circunstância revelou aproveitamento da vulnerabilidade técnica da contratante.
Expectativa de parceria não gera titularidade
No voto condutor, destacou-se que a frustração de eventual negociação societária não autoriza a apropriação de ativo estratégico vinculado ao empreendimento da cliente.
“A mera expectativa de parceria empresarial, que não se concretizou, ou a atuação profissional junto ao INPI não lhe confere a titularidade do registro. A inspiração para o nome, por si só, é igualmente irrelevante para a propriedade industrial”, concluiu o relator.
Clique aqui para ler o acórdão.
Apelação Cível 1124236-95.2023.8.26.0100.
(Com informações do ConJur )
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