A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao recurso de uma fabricante de calçados e determinou que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) reanalise o seu pedido de registro da marca Perdigão, utilizada por ela desde 1990.
A empresa fabricante de calçados entrou com ação para anular ato do INPI que indeferiu o registro da marca mista Perdigão, depositada em fevereiro de 1996, sob o argumento de que haveria a possibilidade de aproveitamento parasitário por parte da requerente.
O juízo de primeiro grau, mesmo entendendo que a marca de produtos alimentícios não detinha, na época do depósito da marca de calçados, o status especial de alto renome, concluiu que, sendo ela amplamente conhecida, sua proteção, à luz da teoria da diluição, deveria impedir o registro de signos idênticos ou semelhantes também em segmentos distintos. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2º Região.
Para o relator do recurso (1787676)no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, houve equívoco na decisão que negou o registro, uma vez que a marca de alimentos Perdigão – embora atualmente tenha o status de alto renome reconhecido pelo INPI – não detinha essa condição na época do depósito, nem no momento do indeferimento administrativo.
Segundo o ministro "A decisão administrativa de concessão de alto renome tem efeitos meramente prospectivos, não podendo retroagir para atingir marcas já depositadas à época de seu reconhecimento", apontou. Na avaliação do relator, não faz sentido, na sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, a afirmação de que a proteção contra a diluição poderia ser gozada não apenas pelas marcas de alto renome – status conferido exclusivamente pelo INPI –, mas também por outras marcas famosas.
O ministro acrescentou que, diferentemente do afirmado na sentença, a proteção aos titulares de marcas contra sua diluição não se encontra no artigo 130, III, mas sim no artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial, o qual prevê a exceção ao princípio da especialidade.
Com informações do Superior Tribunal de Justiça.
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