STJ permite penhora de marca cujo registro de transferência ainda não foi publicado pelo INPI

STJ permitiu penhora sobra marca

No universo das propriedades industriais, mesmo que a transferência de titularidade se efetive, entre as partes, com a assinatura do documento de cessão e transferência, o ato apenas gera efeitos perante terceiros após a averbação e posterior publicação na Revista de Propriedade Industrial, já que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é o órgão oficial para análise e registro de direitos relativos à propriedade industrial.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu reformar acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e possibilitar a penhora de marca para a garantia de créditos em processo executivo, mesmo diante da ausência da publicação do ato de transferência da marca pelo INPI.

Inicialmente, as partes realizaram um acordo no qual foi reconhecida uma dívida no valor de R$ 400 mil, decorrente de uma prestação de serviços advocatícios. Diante do não pagamento do valor acordado, os credores ora exequentes ajuizaram uma ação de execução em que pugnaram pela penhora da marca de titularidade dos devedores.

Em primeira instância, o juiz reconheceu haver provas de que os executados cederam e transferiram a titularidade da marca a terceiros no ano de 2006, com pedido de anotação junto ao INPI no ano seguinte. Desta forma, não foi acatado o pedido de penhora sobre a marca.

A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça paulista, sob a alegação de que não seria possível deferir pedido de penhora da marca que não pertence mais aos executados.

Publicação

A ministra Nancy Andrighi destacou que os artigos 136 e 137 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) dispõem que a cessão de marca deve ser objeto de anotação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e que seus efeitos perante terceiros serão produzidos tão somente depois da publicação do registro pela autarquia.

“Vale dizer, a lei de regência, de modo expresso e indene de dúvidas, impõe a necessidade de anotação da cessão junto ao registro da marca e condiciona sua eficácia em relação a terceiros à data da respectiva publicação”, afirmou a relatora Nancy Andrighi.

Na hipótese dos autos, a relatora afirmou que não houve controvérsia no que tange à ausência de decisão de acolhimento do pedido de anotação da cessão. Na verdade, elencou, que há elementos que indicam que o requerimento formulado pelos devedores no INPI não foi acatado em razão, entre outros fatores, da falta de esclarecimentos sobre o objeto social da empresa.

“Nesse contexto, não tendo havido publicação da anotação da cessão do registro marcário em questão (lembre-se que o pedido dos recorridos sequer foi deferido pela autarquia), é de se reconhecer a possibilidade da penhora da marca conforme postulado pelos recorrentes, pois a transferência, em razão do não cumprimento do disposto no artigo 137 da LPI, não operou efeitos em relação a eles”, concluiu a relatora ao permitir a penhora sobre a marca. (Com informações do STJ)

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