Uma das mais famosas marcas do mundo, de origem italiana e estimada por quem ama automobilismo, com valor de mercado calculado em quase 8 bilhões de euros, ou seja, a empresa Ferrari conseguiu na Justiça de Santa Catarina o direito de ser indenizada pela empresa Passolini do Vale do Itajaí.
De acordo com a parte autora, a parte demandada usava imitação do símbolo da empresa Ferrari de forma indefinida e sem autorização. Por essa razão, moveu ação judicial para que pare de usá-lo, com pedido de indenização por danos morais.
Entre diversos itens, a empresa catarinense vende artigos de decoração, bolsas, mochilas escolares, sapatos e peças de vestuário. Enquanto que a empresa italiana, por seu turno, vende carros esportivos e outros produtos de luxo, bem como calçados e roupas.
A parte requerida alegou que iniciou suas atividades no ano 1986 e desde então usa o símbolo associado ao título de seu estabelecimento comercial. Alegou que criou e adaptou o logotipo para entrada do pedido de registro de marca mista no ano de 1992. Obteve o deferimento 2 (dois) anos após. No entanto, no ano de 2011, o registro foi extinto por caducidade.
Em primeira instância, foi determinado que a ré se abstenha de usar o símbolo e pague R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária. Houve recurso de ambas as partes – a demandada pleiteou a diminuição do valor indenizatório e a demandante, o aumento.
Depois da análise da Lei de Propriedade Industrial (LPI), o desembargador Jaime Machado Junior, relator do recurso de apelação, concluiu que, apesar de pontuais diferenças nos símbolos, “não há como olhar para o emblema da ré e não visualizar a logomarca da renomada marca automobilística, sendo imperiosa a manutenção da abstenção do uso da logomarca pela demandada”.
Com relação à indenização a título de danos morais, o juiz de direito disse que, por sua natureza de bem imaterial, é necessário que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. Nessas hipóteses, segundo o magistrado, a configuração do dano decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, dispensável portanto a demonstração de prejuízos concretos ou do efetivo abalo moral.
De acordo com Machado Junior, o valor da indenização estabelecido em primeira instância “atende ao caráter pedagógico do sancionamento e à capacidade econômica das partes, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.
Desta forma, o relator manteve a decisão de primeiro grau e seu entendimento foi seguido pelos demais integrantes da Terceira Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJSC.
Recurso de Apelação n. 0306091-98.2016.8.24.0011/SC – Acórdão
(Com informações do Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJSC)
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
MARCA REGISTRADA NO BRASIL COMO DE ALTO RENOME (FERRARI). MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE PREVISTO NO ART. 125 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. IMAGEM UTILIZADA PELA REQUERIDA QUE SE ASSEMELHA SOBREMANEIRA AO SÍMBOLO DA EMPRESA ITALIANA. EMPREGO DO MESMO CAVALO RAMPANTE NA COR PRETA COM FUNDO DELIMITADO POR ESCUDO AMARELO. ORDEM JUDICIAL DE ABSTENÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA LOGOMARCA MANTIDA.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR ABALO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO DENOMINADO IN RE IPSA, QUE EXSURGE DO ATO ILÍCITO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LESÃO SUPORTADA.
“[…] por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral […] (STJ, REsp 1327773/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 28-11-2017). (TJSC, Apelação Cível n. 0002811-18.2009.8.24.0019, de Concórdia, rel. Des. Carlos Roberto da Silva, 1ª Câmara de Enfrentamento de Acervos, j. 03-10-2018).
RECURSO DA PARTE AUTORA.
PRETENSA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS PREJUÍZOS ALEGADAMENTE SOFRIDOS. ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I, DO CPC). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a prova do dano (lucros cessantes) pelo uso indevido da marca ou do nome é necessária para o deferimento de indenização a esse título, salvo quando do próprio fato surge a certeza do prejuízo, como ocorre com a colocação de produto no mercado com a marca de outrem. No caso de nome do estabelecimento de ensino, era necessária a prova do prejuízo, que não foi feita. Recurso conhecido e provido”. (STJ, REsp n. 316275/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 18.9.2001).
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITOS DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO. VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) QUE ATENDE AO CARÁTER PEDAGÓGICO DO SANCIONAMENTO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM MANTIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REQUERIDA MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONSIDERAR O TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS PROCURADORES DA AUTORA, O ZELO PROFISSIONAL, O TEMPO POR ELES DISPENSADO E O GRAU DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. MAJORAÇÃO DEVIDA. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ).
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
(TJSC, Recurso de Apelação n. 0306091-98.2016.8.24.0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 06-10-2022).
TEOR DA SENTENÇA
Encaminhado edital/relação para publicação – Relação: 0580/2019 Teor do ato: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação para: a) DETERMINAR que a requerida abstenha-se de usar a figura do escudo do cavalo rampante como título de seu estabelecimento ou em qualquer material ou mídia destinado a identificação de seu estabelecimento ou de produtos e serviços comercializados, devendo retirar as existentes, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitado ao total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de danos morais à parte autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao contar do evento danoso, aqui considerado a data da notificação, após decisões do INPI (31/08/2012 – fl. 202) (Súmula 54 do STJ). Diante da sucumbência da autora, tão somente quanto aos danos materiais, CONDENO a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que aqui arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, providencie-se a cobrança das custas pendentes via GECOF e arquivem-se os autos. Advogados(s): Lélio Denícoli Schmidt (OAB 135623/SP), Cambises José Martins (OAB 2134/SC)
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