A pretensão de abstenção de uso de marca para comercialização de bens tem prazo prescricional deflagrado a partir da data em que o uso indevido de marca restou conhecido.
Dessa forma, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou a tese de que, sendo a marca o termo central do nome da empresa acusada de violação, o prazo prescricional deveria ser contado da data do registro deste último na Junta Comercial.
"Os regramentos de nome empresarial e marca não se confundem", destacou o ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do recurso julgado: enquanto a marca identifica o produto ou serviço, o nome identifica o ente social.
"Não se pode admitir que a mera preservação do nome dê ensejo ao direito à exploração de termo central para identificação de bens ou serviços comercializados", destacou o ministro Bellizze, ressaltando que a proteção ao nome empresarial tem eficácia limitada ao estado onde foi registrado, e o caso sob análise no processo envolvia empresas de distintas unidades da Federação.
Marca registrada
Com este entendimento, a Terceira Turma negou provimento ao recurso de 2 empresas de um mesmo grupo econômico de Minas Gerais, condenadas a não usar em seus produtos a marca registrada anteriormente por outra empresa do mesmo ramo no Rio Grande do Sul.
No ano de 2010, a sociedade gaúcha demandou judicialmente para impedir que as empresas localizadas em Minas Gerais continuassem a utilizar, tanto no nome empresarial quanto nos produtos, o termo que ela havia registrado como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no ano de 1958. Em primeira e segunda instâncias, o pedido relativo ao conflito dos nomes foi julgado improcedente, por terem sido registrados em estados diferentes – mas as demandadas ficaram proibidas de continuar utilizando a marca.
No recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), as empresas mineiras afirmaram a ocorrência de prescrição, já que uma delas – que teve parte do nome empresarial usada para designar os produtos – foi constituída no ano de 1998, e a demanda judicial começou tão somente em 2010 – portanto, depois do transcurso do prazo prescricional de 10 anos.
Precedentes
O ministro Marco Aurélio Bellizze destacou que, de fato, há precedentes do STJ nos quais foi reconhecido o prazo prescricional de 10 anos para a pretensão de abstenção de exploração de marca registrada, "cujo termo inicial deve ser aferido à luz da actio nata" – segundo a qual o prazo de prescrição só começa quando a vítima fica sabendo da violação de seu direito.
Marco Aurélio Bellizze destacou que, como o nome empresarial não diz respeito à controvérsia, a pretensão a ser apreciada no recurso fica limitada à questão da marca. De acordo com ele, não se pode pretender que o prazo prescricional relacionado ao uso indevido da marca seja computado desde a inscrição da empresa ré na Junta Comercial, ocorrida em 1998, tendo em vista que não foi o nome empresarial que levou ao reconhecimento da violação da marca registrada.
Efeitos distintos
O relator apontou que, a partir da distinção entre nome empresarial e marca, surgem diferentes efeitos da violação de cada instituto: enquanto a violação do nome empresarial, em tese, é ato permanente, a violação da marca pode ser pontual ou reiterada, impondo-se a análise contextual do ato violador.
No caso – lembrou o ministro Bellizze –, as instâncias ordinárias entenderam que a violação ao direito da parte autora da demanda judicial surgiu a cada vez que as demandadas comercializaram um produto com a sua marca, e não há no processo informação sobre eventual conhecimento prévio da prática ofensiva para fins de incidência da teoria da actio nata.
Desta forma, segundo o relator, tendo sido apontado como ato ilícito o uso indevido da marca registrada – fato que não era de prévio conhecimento da vítima –, "devem ser esses atos considerados como termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de abstenção de utilização indevida".
EMENTA
