Registro de nome empresarial não define prazo prescricional de ação sobre uso indevido de marca

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Uso indevido de marca
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A pretensão de abstenção de uso de marca para comercialização de bens tem prazo prescricional deflagrado a partir da data em que o uso indevido de marca restou conhecido.

Dessa forma, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou a tese de que, sendo a marca o termo central do nome da empresa acusada de violação, o prazo prescricional deveria ser contado da data do registro deste último na Junta Comercial.

“Os regramentos de nome empresarial e marca não se confundem”, destacou o ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do recurso julgado: enquanto a marca identifica o produto ou serviço, o nome identifica o ente social.

“Não se pode admitir que a mera preservação do nome dê ensejo ao direito à exploração de termo central para identificação de bens ou serviços comercializados”, destacou o ministro Bellizze, ressaltando que a proteção ao nome empresarial tem eficácia limitada ao estado onde foi registrado, e o caso sob análise no processo envolvia empresas de distintas unidades da Federação.

Marca regist​​rada

Com este entendimento, a Terceira Turma negou provimento ao recurso de 2 empresas de um mesmo grupo econômico de Minas Gerais, condenadas a não usar em seus produtos a marca registrada anteriormente por outra empresa do mesmo ramo no Rio Grande do Sul.

No ano de 2010, a sociedade gaúcha demandou judicialmente para impedir que as empresas localizadas em Minas Gerais continuassem a utilizar, tanto no nome empresarial quanto nos produtos, o termo que ela havia registrado como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no ano de 1958. Em primeira e segunda instâncias, o pedido relativo ao conflito dos nomes foi julgado improcedente, por terem sido registrados em estados diferentes – mas as demandadas ficaram proibidas de continuar utilizando a marca.

No recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), as empresas mineiras afirmaram a ocorrência de prescrição, já que uma delas – que teve parte do nome empresarial usada para designar os produtos – foi constituída no ano de 1998, e a demanda judicial começou tão somente em 2010 – portanto, depois do transcurso do prazo prescricional de 10 anos.

Preced​​​entes

Superior Tribunal de Justiça - STJO ministro Marco Aurélio Bellizze destacou que, de fato, há precedentes do STJ nos quais foi reconhecido o prazo prescricional de 10 anos para a pretensão de abstenção de exploração de marca registrada, “cujo termo inicial deve ser aferido à luz da actio nata” – segundo a qual o prazo de prescrição só começa quando a vítima fica sabendo da violação de seu direito.

Marco Aurélio Bellizze destacou que, como o nome empresarial não diz respeito à controvérsia, a pretensão a ser apreciada no recurso fica limitada à questão da marca. De acordo com ele, não se pode pretender que o prazo prescricional relacionado ao uso indevido da marca seja computado desde a inscrição da empresa ré na Junta Comercial, ocorrida em 1998, tendo em vista que não foi o nome empresarial que levou ao reconhecimento da violação da marca registrada.

Efeitos dist​​intos

O relator apontou que, a partir da distinção entre nome empresarial e marca, surgem diferentes efeitos da violação de cada instituto: enquanto a violação do nome empresarial, em tese, é ato permanente, a violação da marca pode ser pontual ou reiterada, impondo-se a análise contextual do ato violador.

No caso – lembrou o ministro Bellizze –, as instâncias ordinárias entenderam que a violação ao direito da parte autora da demanda judicial surgiu a cada vez que as demandadas comercializaram um produto com a sua marca, e não há no processo informação sobre eventual conhecimento prévio da prática ofensiva para fins de incidência da teoria da actio nata.

Desta forma, segundo o relator, tendo sido apontado como ato ilícito o uso indevido da marca registrada – fato que não era de prévio conhecimento da vítima –, “devem ser esses atos considerados como termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de abstenção de utilização indevida”.

(Com informações do Superior Tribunal de Justiça)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 3. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA INTEMPESTIVAMENTE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. PRESCRIÇÃO. AFERIÇÃO DE ACORDO COM CADA UMA DAS PRETENSÕES CUMULADAS. VIOLAÇÃO DE MARCA. CONTAGEM. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 5. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA. RECONHECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. ATUAÇÃO COLABORATIVA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. As questões suscitadas como omissas foram expressamente decididas pelo Tribunal de origem, com a indicação, clara e coerente, de todos os fundamentos adotados como razão de decidir, ainda que em sentido contrário, o que afasta a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015.
2. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada pelo acórdão recorrido, ao fundamento de que foi dada oportunidade para manifestação das partes acerca dos documentos juntados posteriormente. Alterar essa conclusão implica no reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice do enunciado n. 7/STJ.
3. Excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador. Precedentes.
4. A análise de prescrição de pretensão deve levar em consideração cada uma das pretensões cumuladas, em razão dos diferentes direitos cuja tutelada é pleiteada, bem como dos atos de violação declinados como causa do pedido.
5. A pretensão de abstenção de uso de marca para comercialização de bens tem prazo prescricional deflagrado pelo conhecimento da violação – teoria da actio nata. Precedentes.
6. A colocação no mercado de produtos identificados com marca objeto de direito exclusivo de terceiros é ato de contrafação acarreta para o usurpador o dever de indenizar os danos decorrentes.
7. Ainda que a solidariedade não seja expressamente prevista na Lei n. 92.79/1996, a responsabilidade civil é solidária para todos os autores e co-autores que adotem condutas danosas ao direito protegido de outrem, conforme sistema geral de responsabilidade estabelecido no art. 942 do CC/2002.
8. As empresas recorrentes, integrantes do mesmo grupo empresarial, atuaram ativamente na colocação dos bens contrafeitos no mercado: enquanto uma fabrica os bens, a outra oferta-os à comercialização, sendo, portanto, responsáveis solidárias pelo dano causado pela diluição da marca.
9. Recurso especial desprovido.
(STJ – RECURSO ESPECIAL Nº 1.719.131 – MG (2018/0010220-9) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE : KOCH DO BRASIL PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CORRÊA FERREIRA – MG001445 ANDRÉ PERDIGÃO VIANA – MG104996 VINICIUS DE ANDRADE SIMOES E OUTRO(S) – MG143585 CAMILA ROCHA GUERRA – MG155965 RECORRIDO : KOCH METALURGICA S.A ADVOGADOS : ANDRÉ FRIEDRICH DORNELES – RS059288 PAULO HENRIQUE SCHNEIDER – RS058713 ELTON WILLI SPODE – RS041843 GEAN CARLOS KERBER NUNES – RS096057 INTERES. : TECNOMETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA. Data do Julgamento: 11.02.2020)
Teoria da Actio Nata
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